La question posée par la juridiction de renvoi était la suivante : « La notion de “forme”, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la [directive 2008/95] (dans les versions allemande, anglaise et française de [cette directive], respectivement : Form, shape et forme), est-elle limitée aux caractéristiques tridimensionnelles du produit, telles que les contours, la dimension et le volume (à exprimer en trois dimensions) dudit produit, ou cette disposition vise-t-elle également d’autres caractéristiques (non tridimensionnelles) du produit, telles que la couleur ? ».

En réponse, la CJUE précise que, si, certes, la forme du produit ou d’une partie du produit joue un rôle dans la délimitation de la couleur dans l’espace, il ne saurait toutefois être considéré qu’un signe est constitué par cette forme, lorsque ce n’est pas celle-ci que l’enregistrement de la marque vise à protéger, mais seulement l’application d’une couleur à un emplacement spécifique dudit produit.

Elle précise, ainsi que l’avait relevé notamment le gouvernement français, que la marque litigieuse ne porte pas sur une forme spécifique de semelle de chaussures à talons hauts, la description de cette marque indiquant expressément que le contour de la chaussure ne fait pas partie de ladite marque, mais sert uniquement à mettre en évidence l’emplacement de la couleur rouge visée par l’enregistrement.

En outre, un signe tel que celui en cause ne saurait être considéré comme étant constitué « exclusivement » par la forme, lorsque l’objet principal de ce signe est une couleur précisée au moyen d’un code d’identification internationalement reconnu.

Il est important de relever que la CJUE a pris en compte la volonté du déposant quant à la portée de sa protection. En effet, au moment du dépôt, celui-ci  avait pris soin de décrire le modèle de sa marque tel que représenté, afin de préciser le champ de protection recherché.

L’enjeu de cette qualification de la « forme » était essentiel.

En effet, si cette semelle rouge avait été qualifiée de marque de forme, alors elle était susceptible de tomber sous le coup des exclusions énumérées par l'article 3[1] de la directive rapprochant la législation des Etats membres sur les marques (transposé en droit interne à l’article L.711-2 c) du code de la propriété intellectuelle), compte tenu du fait que la juridiction de renvoi avait relevé que la couleur rouge apportait sa valeur substantielle au produit. En outre, en vertu des dispositions de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95 (L.711-2 in fine du CPI), Louboutin aurait été dans l’impossibilité de prétendre à l’acquisition d’un caractère distinctif par l'usage de sa marque.

En l’espèce, la juridiction de renvoi néerlandaise avait constaté qu'« une partie considérable des consommateurs de chaussures pour femmes à talons hauts, dans le Benelux, était en mesure d’identifier les chaussures de [Christian Louboutin] comme provenant de celui-ci et donc de les distinguer des chaussures pour femmes à talons hauts [provenant] d’autres entreprises » ; l’arrêt de la CJUE ouvre donc la voie à la validation de la marque emblématique de Louboutin. [1] Il conforte à cet égard la position déjà adoptée par la Cour d'Appel de Paris dans un arrêt du 17 mai 2018 qui reconnaissait le caractère exclusif de la couleur rouge du créateur Christian Louboutin.

Cette décision de la Cour de Justice de l'Union Euorpéenne rappelle à quel point la catégorisation d'une marque constitue un enjeu important. Il ne le sera que plus avec l'apparition des nouveaux types de marques amenée par le Paquet Marques (multimédia, mouvement, position, sonore…)[2] et la nouvelle liste des exclusions de l'article 4, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive UE 2015/2436, qui énonce désormais : "Sont refusés à l'enregistrement ou sont susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés : …

e) les signes constitués exclusivement :

i) par la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature du produit ;

ii) par la forme ou une autre caractéristique imposée du produit qui est nécessaire à l'obtention d'un résultat ;

iii) par la forme ou une autre caractéristique qui donne une valeur substantielle au produit ;…"

[1] L’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95 :

"Sont refusés à l’enregistrement ou sont susceptibles d’être déclarés nuls s’ils sont enregistrés: (…)

e) les signes constitués exclusivement:

i) par la forme imposée par la nature même du produit,

ii) par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique,

iii) par la forme qui donne une valeur substantielle au produit;"(…)

[2] cf communication commune sur les nouveaux types de marques sur le site inpi.fr