S’opposer à l’enregistrement d’une marque

L’opposition vous permet d'empêcher l’enregistrement d’une marque nouvelle, si vous estimez que celle-ci porte atteinte à vos droits. Simple et rapide, cette démarche doit être engagée auprès de l’INPI et aboutit, si l'opposition est bien fondée, au rejet de la marque nouvelle. Traitée à l'INPI par une équipe de juristes spécialisés, la procédure d'opposition permet de régler de nombreux litiges.
 

Vous souhaitez défendre une marque

Si vous êtes propriétaire d’une marque « antérieure », c’est à dire :

  • d’une marque française déposée (ou « demande d’enregistrement ») ou d’une marque enregistrée
  • d’une marque internationale ayant effet en France ou dans l'Union européenne
  • d’une marque de l'Union européenne déposée ou enregistrée
  • d’une marque notoire, c'est-à-dire non déposée mais très connue


vous pouvez faire opposition à l’encontre :

  • d’une demande d’enregistrement de marque française ou
  • d’une marque internationale désignant la France


qui reproduirait à l’identique ou imiterait votre marque (« signe »), pour des produits et services identiques ou similaires.

Rappel

  • L’INPI n’est pas habilité à vérifier que votre marque est utilisée ou imitée. C’est à vous de faire cette vérification.
  • Une “marque déposée” (ou "demande d'enregistrement") est une marque qui n’a pas encore été examinée par l’INPI ou en cours d'examen, et qui n’a donc pas encore été enregistrée.

  • Une “marque enregistrée” est une marque qui a été examinée et enregistrée.

Le propriétaire de la marque antérieure doit être inscrit au Registre national des marques pour faire opposition.

En cas de renouvellement de la marque, si la personne procédant au renouvellement est différente de celle ayant déposé la marque (suite à une cession, fusion, absorption...), il est impératif d'inscrire le changement de propriétaire au Registre national des marques avant de renouveler. Veillez donc à bien vous faire inscrire au préalable (ou en même temps) comme nouveau propriétaire au registre.

Si la marque a été vendue plusieurs fois avant que vous n'en deveniez propriétaire, vous devez vous assurer que tous les précédents propriétaires ont bien été inscrits au registre.
Si ce n'est pas le cas, vous devez faire inscrire les contrats de transmission de propriété.

Si la marque a été louée (licence), le licencié exclusif de la marque peut aussi faire opposition, sauf si une clause contractuelle prévoit le contraire.

Attention : si vous souhaitez faire opposition à une marque de l'Union européenne ou une marque internationale désignant l’Union Européenne, vous devez vous adresser directement à l’office européen compétent, l’EUIPO.

Vous souhaitez défendre le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale

Si vous êtes une collectivité territoriale vous pouvez faire opposition à l’encontre :

  • d’une demande d’enregistrement de marque française ou
  • d’une marque internationale désignant la France


qui porterait atteinte au nom, à l’image ou à la renommée de la collectivité territoriale.

 

 Vous souhaitez défendre une indication géographique (IG) portant sur un produit industriel ou artisanal

Si vous êtes :

  • une collectivité territoriale, à condition que l’IG invoquée comporte le nom de la collectivité concernée
  • un organisme de défense et de gestion (ODG) dont une indication géographique a été homologuée ou est en cours d’instruction devant l’INPI


vous pouvez faire opposition à l’encontre :

  • d’une demande d’enregistrement de marque française ou
  • d’une marque internationale désignant la France


qui porterait atteinte à cette indication géographique (produit industriel ou artisanal).

 

Vous souhaitez défendre une AOC, ou une AOP, ou une IGP ou encore une IG portant sur des boissons spiritueuses (régies par le code rural et de la pêche maritime)

Seul le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), peut faire opposition à l’encontre :

  • d’une demande d’enregistrement de marque française ou
  • d’une marque internationale désignant la France


qui porterait atteinte au nom, à l'image, à la réputation ou à la notoriété d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique mentionnées aux articles L. 641-5, L. 641-10,
L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime.

Qui peut faire opposition ?

L’opposition peut être formée et présentée par l’intéressé agissant personnellement, ou s'il le souhaite, par un mandataire, c'est-à-dire une personne chargée de le représenter. Il peut s'agir d'un conseil en propriété industrielle, d'un avocat ou d'une société contractuellement liée ayant son domicile, son siège ou un établissement dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État membre de l'Espace économique européen.

Il est fortement recommandé de recourir à un mandataire habilité compte tenu de la technicité juridique de la procédure et de ses strictes conditions de recevabilité.

En revanche, la désignation d'un mandataire est obligatoire :

  • lorsque l'opposition est formée sur la base d'une marque appartenant à plusieurs propriétaires
  • lorsque l'opposant n'est ni établi, ni domicilié dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

Attention : une opposition ne peut être fondée que sur un seul droit : une seule marque antérieure, un seul nom de collectivité territoriale, une seule indication géographique ou une seule appellation d'origine. Ainsi, si vous souhaitez opposer plusieurs droits à une marque nouvelle, vous devez faire autant d'oppositions que de droits antérieurs invoqués.

Quand faire opposition ?

  • A l'encontre d'une demande d'enregistrement de marque française, vous disposez de
    2 mois à compter de la publication de la demande d'enregistrement au Bulletin officiel de propriété industrielle (BOPI) pour faire opposition.
  • A l'encontre d'un enregistrement international désignant la France, vous disposez de
    2 mois à compter de la publication de l'enregistrement à la Gazette des marques internationales de l'OMPI.


La date d'opposition prise en compte correspond à la date du paiement électronique.

 Comment faire une opposition en ligne ?

Depuis le 1er mai 2016, toute opposition s'effectue exclusivement par voie électronique. Pour cela, vous devez créer un compte sur l'Espace E-procédures de l'INPI, accessible sur www.inpi.fr. Ce compte vous permettra notamment d'effectuer et consulter votre opposition.

A compter du 1er juin 2016, la procédure d'opposition sera dématérialisée pour l'ensemble des échanges adressés à l'INPI, en matière d'opposition. Ces échanges se feront exclusivement par le biais de téléservice dédié accessible depuis votre compte sur l'Espace E-procédures de l'INPI.

Remarque : Un compte correspond à une personne précisement identifiée. Pour toute nouvelle demande d'oppositon, le titulaire du compte sera celui qui signe et paie l'opposition.

Les documents à joindre avec l'opposition

Au fur et à mesure des étapes de la procédure en ligne, vous devrez joindre, au format Pdf :

  • La copie de la publication de la marque contestée.
  • Si l'opposition est fondée sur l'atteinte à une marque antérieure, la copie de la publication de la marque antérieure :
    • pour une marque française, vous devez fournir la copie de la publication de l'enregistrement ou de la demande d'enregistrement. Pour cela, vous pouvez fournir une copie d'écran de la base de données Marques de l'INPI
    • pour une marque internationale, vous pouvez fournir une copie d'écran de la base de données Romarin de l'OMPI
    • pour une marque de l'Union européenne, vous pouvez fournir une copie d'écran de la base de données CTM-Online de l'UEIPO.
    • Si la publication est en langue étrangère, la traduction de la copie.
  • Si la marque antérieure est une marque non déposée mais notoire, la copie des pièces prouvant l'existence, la notoriété et la portée (produits et services concernés) de cette marque.
  • Si l'opposition est fondée sur l'atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale, tous documents propres à justifier de l'identification de la collectivité territoriale par le signe qu'elle invoque.
  • Si l'opposition est fondée sur l'atteinte à une indication géographique (produit industriel et artisanal), la copie de l'homologation du cahier des charges de l'indication géographique. Pour cela, vous pouvez fournir une copie d'écran de la base de données de l'INPI, Le cas échéant, fournir aussi la justification de l'existence des droits de la collectivité territoriale.
  • Si l'opposition est fondée sur une AOC, ou une AOP, ou une IGP ou encore une IG portant sur des boissons spiritueuses (régies par le code rural et de la pêche maritime), la copie du règlement européen qui enregistre la dénomination au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques, ou le cas échéant, copie du décret qui homologue le cahier des charges de l'AOC, ou copie de la décision de justice qui reconnaît l'AOC.
  • L'exposé des moyens visant à démontrer l'atteinte à une marque antérieure / au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale / à une indication géographique (produit industriel ou artisanal) / à une AOC, AOP, IGP ou encore une IG portant sur des boissons spiritueuses (régies par le code rural et de la pêche maritime).
  • N'oubliez pas de fournir un pouvoir si vous vous faites représenter lors de cette démarche, sauf si votre mandataire est un conseil en propriété industrielle ou un avocat


Vous pourrez également joindre d'autres documents facultatifs propres à étayer votre argumentation.

Combien coûte une opposition ?

325 €.

Comment payer ?

  • par prélèvement sur un compte client ouvert auprès de l'Agent comptable de l'INPI
  • par carte bancaire


Le paiement de cette redevance est effectuée par voie électronique, un reçu de paiement étant envoyé par courrier électronique au titulaire du compte de l'Espace E-procédures de l'INPI.

La date d'effet est la date à laquelle la redevance est considérée comme acquittée, soit au moment du paiement électronique.

Comment se déroule la procédure ?

Si votre dossier est complet et régulier, l'INPI informe le déposant qu'une opposition a été formée à l'encontre de sa demande d'enregistrement en lui donnant accès à l'espace partagé dans lequel il pourra télécharger l'opposition.

Un délai de deux mois est donné au déposant pour présenter ses observations en réponse à l'opposition. Jusqu'au 1er juin 2016, ces observations doivent être transmises à l'INPI par courrier ou par télécopie (confirmée par courrier). A compter du 1er juin, ces observations devront être transmises à l'INPI par voie électronique en utilisant le service d'opposition en ligne, accessible à partir du compte ouvert sur l'Espace E-procédures de l'INPI.

Dans ses obervations, le déposant doit faire valoir des arguments qui démontrent selon le cas :

  • qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les marques (signes) ou les produits/services
  • que la demande d'enregistrement ne porte pas atteinte au nom, à l'image ou à la renommée de la collectivité territoriale
  • que la demande d'enregistrement ne porte pas atteinte à l'IG (produits industriels et artisanaux) antérieure
  • que la demande d'enregistrement ne porte pas atteinte au nom, à l'image, à la réputation ou à la notoriété de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique mentionnées aux articles L. 641-5, L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime

Lorsque l'opposition est fondée sur une marque, le déposant peut également demander à l'opposant des preuves de l'exploitation de sa marque (" preuves d'usage "), si celle-ci a été enregistrée depuis plus de 5 ans. L'INPI indique alors à l'opposant un délai dans lequel il doit fournir les preuves d'usage (emballages, catalogues, publicités, photographies, factures, etc.). S'il ne les fournit pas, la procédure d'opposition est clôturée.

Attention : si votre marque n'a pas été utilisée sérieusement pendant un délai ininterrompu de 5 ans, vous risquez de perdre, même partiellement, vos droits sur votre marque. Elle ne cesse pas automatiquement d'exister, mais elle est à la merci d'une action en justice de vos concurrents.

La procédure est dite "contradictoire", c'est-à-dire que toute observation transmise à l'INPI par une des deux parties est obligatoirement communiquée à l'autre.

L'INPI doit impérativement se prononcer dans les 6 mois qui suivent l'expiration du délai pour former opposition :

  • si le déposant ne répond pas à l'opposition, l'INPI prononce directement une décision
  • si le déposant répond à l'opposition, l'INPI établit un projet de décision en fonction des différents arguments présentés et l'envoie aux deux parties, en indiquant un délai pour répondre. L'INPI établit ensuite une décision au vu des dernières observations reçues. En l'absence de réponse, le projet devient décision

 

Le délai d'instruction de l'opposition peut être suspendu dans trois cas :

  • si la marque antérieure n'est pas encore enregistrée (par exemple, si elle a été déposée 3 mois avant le dépôt de l'autre marque), ou si l'IG (produit industriel ou artisanal) antérieure n'est pas encore homologuée
  • en cas d'engagement d'une action en nullité, d'une action en déchéance ou d'une action en revendication de propriété de la marque sur laquelle est fondée l'opposition. L'INPI doit être informé de ces actions pour suspendre la procédure d'opposition
  • à la demande des deux parties

 

Il est possible de clôturer la procédure d'opposition à tout moment, dans le cadre notamment d'un retrait de la demande d'enregistrement ou d'un retrait de l'opposition,
si les deux parties ont trouvé un accord.

Après la décision de l’INPI...

Si la demande d'enregistrement de la nouvelle marque est finalement rejetée, la décision est inscrite au Registre national des marques et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI).

Comme toutes les décisions de l'INPI, il est possible de former un recours devant une cour d'appel. Toutes les informations concernant la présentation du recours, les délais et les cours d'appel compétentes figurent au verso de la décision qui vous est envoyée par l'INPI.

A savoir : si vous constatez une erreur de l'INPI dans les inscriptions portées au Registre des marques, vous pouvez demander un erratum. Votre demande doit obligatoirement comporter les éléments suivants :

  • le nom et les coordonnées de la personne qui demande l'erratum ou la rectification (téléphone et télécopie si possible)
  • le nom du déclarant, c'est-à-dire de la personne qui a demandé l'inscription
  • le numéro et la date de l'inscription concernée
  • le numéro de la marque concernée
  • l'endroit où figure l'erreur : dans les bases de données de l'INPI, dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI), etc.
  • s'il s'agit d'une erreur dans le BOPI : le numéro du BOPI concerné

Votre demande doit être transmise par courrier à l'adresse suivante :

INPI - Direction des Registres et des titres
15 rue des Minimes - CS 50001
92677 Courbevoie Cedex

 

Chaque année, des centaines de décisions sont rendues par l'INPI en matière d'opposition. Depuis 2006, ces décisions sont consultables dans une base de données.

Aller plus loin

Etude : la jurisprudence récente en matière d’opposition

Depuis sa création par la loi du 4 janvier 1991, la procédure d’opposition devant l’INPI connaît un succès constant, l’office français ayant été saisi de 5 736 dossiers en 2015 (contre 5512 en 2014 et 5213 en 2013). Par ailleurs, plus de 85 % des recours portés devant les cours d’appel à l’encontre des décisions du directeur général de l’INPI concernent des oppositions, de sorte que l’étude de ce contentieux apporte toujours son lot d’enseignements sur cette procédure.

Cet article issu de la revue JurisClasseur « Propriété industrielle » (avril 2016, étude 6) a été republié avec l’autorisation exceptionnelle de LexisNexis France.

Auteurs : Marianne Cantet et Mathilde Junagade, chargées de mission contentieux de l’INPI