Agir contre les contrefacteurs

Assurez-vous de la validité de vos droits

Droits de propriété industrielle

Vos droits doivent être :

• Antérieurs à ceux des contrefacteurs ;
• En vigueur : vérifiez que votre marque a moins de 10 ans ou qu'elle a été renouvelée, que votre dessin ou modèle a moins de 5 ans ou a été renouvelé*, que votre brevet a moins de 20 ans et que les annuités ont été payées chaque année de manière continue ;
• Protégés sur le territoire concerné : assurez-vous que vos droits sont bien protégés dans le ou les pays dans lesquels vous souhaitez agir en contrefaçon ;
• Solides : si la marque, le dessin, le modèle ou le brevet vous a été vendu, veillez à vous faire inscrire au préalable comme nouveau propriétaire sur les registres nationaux des marques, dessins et modèles, et brevets pour rendre opposables vos droits aux tiers ;
• Tangibles : réunissez les preuves de l'existence de votre droit (copie du certificat d'enregistrement de la marque, copie du certificat de publication du dessin ou modèle, copie officielle du brevet, etc.).

*Attention : Les dépôts de dessins ou modèles effectués avant octobre 2001 sont valables 25 ans renouvelables une fois.

Droits d’auteur

Vos droits doivent être :

• Antérieurs : votre création doit être antérieure à celle du prétendu contrefacteur ou à l’usage contrefaisant ;
• En vigueur : les droits d'auteur perdurent durant toute la vie de l’auteur et 70 ans après son décès ;
• Protégés sur le territoire concerné : attention, les lois sur le droit d'auteur diffèrent d'un pays à l'autre et la protection en France n'est pas automatiquement reconnue à l'étranger même si des conventions internationales assurent une protection minimale dans bon nombre de pays ;
• Réguliers : si le droit d'auteur vous a été cédé, vous devez veiller à avoir une copie du contrat. En cas de cession, il est fortement recommandé de matérialiser celle-ci par écrit et de détailler les droits cédés ;
• Tangibles : réunissez les preuves de l'existence de votre droit d'auteur (date de création, etc.).

Consultez un spécialiste

Avant de porter le litige devant les tribunaux, il est fortement recommandé de prendre contact avec un Conseil en propriété industrielle (CPI) ou un avocat spécialisé, afin de défendre au mieux vos intérêts.

Collectez des preuves de la contrefaçon

Réunissez le maximum de preuves de la contrefaçon :

• Faites faire un constat sous contrôle d’huissier (achat en boutique, sur Internet, exposition sur un salon, etc.) ;
• Rassemblez des catalogues, des photos des produits de contrefaçon ;
• Déposez plainte auprès des services de gendarmerie ;
• Faites procéder à une saisie-contrefaçon : sur autorisation d’un juge, vous pouvez faire saisir la marchandise ou au moins des échantillons. C’est un moyen efficace de prouver la contrefaçon qui nécessite le recours à des professionnels ;
• Faites intervenir la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour faire saisir ou consigner les produits contrefaisants lors de leur introduction sur le territoire national ;
• Collectez des informations complémentaires comme :

1. Le volume de la contrefaçon et les bénéfices réalisés par le contrefacteur pour évaluer les dommages et intérêts auxquels vous pourrez prétendre ;
2. L’identification du contrefacteur ;
3. Le lieu de l’infraction (origine et provenance des produits) ;
4. La liste des fabricants, importateurs ou distributeurs ; le moyen de transport utilisé, etc.

Tentez une négociation

Si cela est possible, vous pouvez tenter, avant de saisir le tribunal, une négociation amiable avec l’aide d’un professionnel (Conseil en propriété industrielle ou avocat spécialisé). Elle est souvent plus intéressante qu’un procès qui risque d’être long et coûteux, et dont l’issue est incertaine.

Vous informez le contrefacteur de vos droits, vous le mettez en demeure de cesser la commercialisation du produit contrefaisant et de vous verser le cas échéant une indemnité à titre de réparation du préjudice causé.

Il vous est possible également de lui proposer une licence d’exploitation sur le droit contrefait, en contrepartie d’une redevance (ou « royalties »). Pour négocier un accord de licence, un contrat doit être impérativement rédigé et signé par les deux parties. Pour rappel, les licences doivent être inscrites sur les registres nationaux correspondants (marques, dessins & modèles, et brevets) à l’INPI.

Saisissez le tribunal

Pour engager une action au civil ou au pénal, vous devez être représenté par un avocat. Les procédures civiles et pénales peuvent être cumulées.

La procédure civile

La procédure civile permet notamment d’interdire les actes de contrefaçon et de percevoir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Elle est plus facile à mettre en œuvre (sur la base d’un droit de propriété industrielle) et à maîtriser : le propriétaire des droits décide de l’engager ou de l’arrêter.

D’une durée moyenne de 2 à 3 ans, la procédure civile peut être plus longue en cas d’appel. Toutefois, il est possible d’obtenir des mesures provisoires bien avant l’issue du litige (interdiction de poursuivre les actes contrefaisants, provision sur dommages et intérêts, etc.)

La procédure pénale

La procédure pénale, ou répressive, a pour but de sanctionner le contrefacteur et de rétablir l’ordre public, même si elle permet aussi d’indemniser les préjudices subis. Elle permet à l’entreprise victime de contrefaçon de se constituer partie civile, avant ou pendant le procès.

L’action pénale est longue. Elle est engagée et conduite par l’autorité judiciaire, et ne peut être arrêtée par les deux parties, ce qui limite les possibilités de négociation.

La procédure pénale est donc plutôt recommandée pour les gros volumes de contrefaçon ou pour les cas de contrefaçon issus de réseaux criminels ou dangereux pour la santé des consommateurs.

Les condamnations potentielles du contrefacteur

Au civil comme au pénal, le contrefacteur peut être condamné :

• Au versement de dommages et intérêts pour réparer le préjudice de la ou des victimes. Leur montant peut être calculé en fonction de différents critères (manque à gagner, baisse du chiffre d’affaires, bénéfices réalisés par le contrefacteur, préjudice moral (atteinte à l’image, etc.) ou évalués de manière forfaitaire sur la base de redevances qui auraient été dues par un licencié ;
• À cesser les actes de contrefaçon ;
• À retirer les contrefaçons des circuits commerciaux. Dans le cadre d’une action pénale, les sanctions encourues peuvent aller jusqu’à 4 ans et 400 000 € d’amende, voire jusqu'à 7 ans et 750 000 euros d’amende lorsque les délits ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal.

Quand et où agir ?

Pour les droits de propriété industrielle

Pour les marques, brevets et dessins et modèles, le propriétaire du droit de propriété industrielle, l’acquéreur dont la cession a été inscrite au registre national ou le licencié exclusif (sous certaines conditions), peuvent agir au tribunal.

L’action doit être engagée dans les 5 ans au civil et dans les 6 ans au pénal à compter de l’acte de contrefaçon.

Pour un droit de brevet, l’action doit être engagée auprès :

• Du tribunal judiciaire de Paris pour le civil ;
• D’un tribunal correctionnel pour le pénal.

Pour un droit de marque ou de dessin & modèle, l’action doit être engagée auprès :

• De l’un des 10 tribunaux judiciaires spécialement compétents (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Fort-de-France, Strasbourg) pour le civil ;
• D’un tribunal correctionnel pour le pénal.

Pour les droits d’auteur

L’auteur (personne physique), ses héritiers ou le propriétaire des droits patrimoniaux en cas de cession, peuvent agir au tribunal.

Au civil, l’action doit être engagée dans les 10 ans à compter de l’acte de contrefaçon, auprès de l’un des 10 tribunaux judiciaires spécialement compétents (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Fort-de-France, Strasbourg).

Au pénal, l’action doit être engagée dans les 3 ans à compter de l’acte de contrefaçon auprès d’un tribunal correctionnel.

Pour les certificats d’obtention végétale

Le propriétaire, l’acquéreur dont la cession a été inscrite au registre national des certificats d'obtention végétale (COV) ou le licencié exclusif (sous certaines conditions), peuvent agir au tribunal.

L’action doit être engagée dans les 5 ans au civil et dans les 6 ans au pénal à compter de l’acte de contrefaçon.

L’action doit être engagée auprès :

• De l’un des 10 tribunaux judiciaires spécialement compétents pour les COV (Bordeaux, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Paris, Rennes, Toulouse) pour le civil ;
• D’un tribunal correctionnel pour le pénal.

Indications géographiques

En cas d’atteinte à une appellation d’origine ou une indication géographique pour des produits agricoles vous pouvez contacter l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) qui a notamment une mission de protection se traduisant par des actions non contentieuses et contentieuses.

Cas particulier

En cas de contrefaçon de topographies de semi-conducteurs (TPS), il n’est pas possible d’agir au pénal. Le propriétaire peut saisir le tribunal judiciaire.

L’INPI est partenaire des douanes

La contrefaçon constitue également un délit douanier. Les infractions douanières sont poursuivies par la douane, soit par la voie transactionnelle, soit par la voie judiciaire. Des services douaniers dédiés permettent de contrôler chaque vecteur d’introduction de contrefaçons :

• Cellules de ciblage dans les ports et aéroports pour contrôler le fret commercial ;
• Brigades pour effectuer des contrôles de personnes et de moyens de transport sur routes ;
• Services spécialisés pour les contrôles postaux et pour le fret express ;
• Cyberdouane, service chargé de traquer les fraudes sur Internet.

Par ailleurs, des services de renseignement permettent d’orienter les contrôles et des services d'enquêtes sont spécialisés dans le démantèlement des filières. Ce dispositif opérationnel est soutenu par un large éventail de pouvoirs : une procédure de retenue permettant de bloquer les marchandises soupçonnées d'être contrefaisantes, un pouvoir de saisie douanière des contrefaçons, des pouvoirs généraux de contrôle, comme la visite des marchandises et des personnes, la possibilité de recourir à des livraisons surveillées, l’accès et le contrôle de locaux commerciaux et privés…

Faites-vous accompagner à l’international

Un accompagnement est vivement recommandé pour la défense de ses droits à l’international. L’INPI en région peut mettre en relation les entreprises avec les conseillers INPI placés respectivement dans les dix Ambassades de France (États-Unis, Brésil, Chine, Japon, Singapour, Inde, Russie, Émirats arabes unis, Maroc, Côte d’Ivoire), et rayonnant sur une centaine de pays, pour tout appui utile.

Des aides financières sont également disponibles pour vous aider à agir contre les contrefacteurs en mettant en place une stratégie de défense :

• Le PASS PI analyse précontentieuse
• Le chèque du SME Fund pour bénéficier du service d’IP Scan Enforcement