3M Company : empêcher la dégénérescence de marque

Dire un Tartufe pour désigner un hypocrite ou le Quai d'Orsay pour parler du Ministère des Affaires étrangères s'appelle une antonomase : on remplace un nom commun par un nom propre. Si la figure a du style en littérature ou dans une conversation, lorsqu'il s'agit de marques – Caddie, Frigidaire ou Kleenex pour ne citer qu'elles – les conséquences peuvent être potentiellement désastreuses. Lorsque le phénomène n'est pas empêché par leurs propriétaires, il peut en effet entraîner une déchéance pour dégénérescence de marque, comme ce fût le cas de Piña Colada. Sujet de vigilance permanent pour 3M Company, le groupe a bien voulu répondre sur leur manière d'éviter que leurs deux marques internationalement connues Scotch et Post-it ne se retrouvent dans la mauvaise section du dictionnaire... Petit cours de droit en 3 questions.

> On dit parfois que l'antonomase est la rançon de la gloire... Le risque existe pour vos marques Scotch et Post-it d'être improprement utilisées comme noms communs. Est-ce que le phénomène vous inquiète ?

Il faut commencer par rappeler que le nom commun et usuel pour désigner un ruban adhésif est bien « ruban adhésif » et non pas « Scotch » ! Il en est de même pour les « notes adhésives repositionnables ». A notre connaissance, vous ne trouverez aucun produit sur le marché qui comporte les marques SCOTCH® ou Post-it® et qui ne proviennent pas de 3M Company. Si c'était le cas, nous ferions immédiatement cesser cette pratique. Ensuite, le fait que quelques individus - qui méconnaissent le droit des marques - puissent par simplicité ou par négligence utiliser nos marques pour désigner d'autres produits que ceux de 3M Company ne rend en rien ces marques invalides. La déchéance pour dégénérescence de marque, qui est encadrée juridiquement et qui peut être prononcée uniquement par un juge ou, dans certains pays autres que la France, par l’office national des marques, n'advient que dans les cas où non seulement la marque est utilisée comme nom usuel pour désigner un type de produit ou de service mais encore lorsque ceci résulte de la négligence ou passivité de son propriétaire. Or, nos marques ont une grande valeur pour nous en France comme dans le reste du monde et nous veillons très activement à ce qu'elles ne soient pas utilisées improprement pour désigner autre chose que nos produits authentiques.

© 3M

> Comment organisez-vous cette veille pour protéger vos marques et conserver toute leur valeur ?

Nous surveillons toutes les publications y compris Internet et les sites de vente en ligne et menons des actions appropriées. Lorsque l'on note par exemple que l'une de nos marques est improprement utilisée dans un article de journal, dans un blog ou sur un forum, nous envoyons en principe un courrier explicatif aux auteurs en leur rappelant que c'est une marque qui ne doit être utilisée qu'en référence à d'authentiques produits de 3M Company. Nous demandons aussi en général d'utiliser le symbole ® qui permet de rappeler au public qu'il s'agit d'une marque enregistrée, même si ce n'est pas requis au regard du droit français. Dans la plupart des dictionnaires, nos marques sont bien présentées comme des marques enregistrées. Lorsque ce n'est pas le cas, nous demandons une correction. La plupart des dictionnaires sont coopératifs même si parfois nous devons nous engager dans des échanges prolongés... C'est le cas notamment avec les dictionnaires collaboratifs en ligne où les individus qui contribuent sont anonymes et pas nécessairement professionnels. N'importe qui peut entrer une définition. C'est une des raisons pour lesquelles les dictionnaires collaboratifs ne sont pas acceptés comme preuve par de nombreux tribunaux en France et dans d'autres pays. Il est aussi arrivé que des sites de vente en ligne utilisent notre marque Post-it® comme intitulé de classification générale pour des notes adhésives repositionnables. Nous leur avons alors immédiatement écrit pour leur demander de n'utiliser la marque qu'en référence aux authentiques produits de 3M Company. Nous avons encore obtenu le retrait ou la correction de plus de 200 annonces d'un fameux site de vente en ligne où notre marque était utilisée de manière incorrecte. Nous menons enfin des formations et éditons des guides à destination de nos employés et partenaires pour nous assurer que les bonnes pratiques du droit des marques sont appliquées.

> Pouvez-vous nous parler de la décision récente de l'EUIPO (Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle) concernant la reconnaissance de Post-it comme marque notoire ?

Oui, non seulement l'EUIPO a reconnu la validité de la marque Post-it® mais il a aussi confirmé que c'est une marque connue et notoire. Dans cette affaire, nous avions fait opposition à une demande d'enregistrement de marque communautaire portant sur le signe « easy-post sticky-note gifts ». Dans sa décision du 30 juin 2015, l'EUIPO précise : « la Division d'Opposition conclut que les marques antérieures (Post-it) ont acquis un caractère distinctif élevé de par leur utilisation sur le marché. L’opposant a montré qu'il détient une part très importante du marché pertinent, à la fois au Royaume-Uni et en France, atteignant 70% là où sa marque a été utilisée pendant plus de 30 ans en rapport avec des notes adhésives. De nombreuses récompenses commerciales décernées par le secteur concerné indiquent sa présence réelle. Les articles de presse montrent que la marque est connue et utilisée par le public pertinent, qui peut faire un lien direct entre les articles de papeterie et la marque de l’opposant ».

3M Company, assistée de Maître William Kopacz, avocat.

CE QUE DIT LA LOI

L'article L714-6 du Code de la propriété intellectuelle spécifie « qu'encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire d'une marque devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service ». Il est important d'insister sur les deux conditions réunies qui peuvent entraîner une déchéance pour dégénérescence de marque : a/ son nom est devenu un nom commun et usuel. b/ cette conversion a pu avoir lieu à cause de la négligence de son propriétaire. Le cas est donc relativement rare mais existant : ce fût par exemple celui de Pina Colada qui désignait initialement une boisson commercialisée par Bardinet mais déchue de ses droits en 2004 par la Cour d'appel qui a constaté que la société était restée passive face à l'emploi généralisé de l'expression « piña colada » pour désigner des cocktails notamment dans  des livres de recettes, sur un site Internet et sur les cartes de bars ou d'entreprises de restauration.