Protéger sa marque à l’étranger

Pourquoi protéger sa marque à l’étranger

Déposer une marque française ne permet pas de se protéger au-delà de nos frontières. Mais elle peut constituer une première étape et faciliter les démarches d’extension de la protection à l’étranger.

Certains éléments doivent être pris en compte pour bien choisir la protection de votre marque à l’étranger. Cette réflexion est à mener au préalable en fonction de votre stratégie de développement international. Elle conditionne le périmètre géographique de la protection de votre marque et le choix de la ou des procédures les plus adaptées aux besoins et aux intérêts de votre entreprise.

Vérification préalable : disponibilité de la marque

Quelle que soit la procédure choisie, il est fortement recommandé de vérifier, avant le dépôt de votre marque, qu’aucun droit antérieur ne peut lui être opposé. En effet, l’existence d’un droit antérieur peut permettre à son propriétaire d’annuler votre marque ou de s’y opposer. Cette étape vous permet de bien cibler les produits et services concernés par le dépôt et de vous assurer que votre marque est unique et n'entre pas en conflit avec des marques déjà enregistrées. Cette vérification de disponibilité doit se faire dans chaque pays où vous souhaitez étendre votre marque.

Les experts de l’INPI effectuent pour vous des recherches pour vous aider à analyser la disponibilité d’une marque à l’étranger. 

En savoir plus sur la recherche de disponibilité

Le choix du périmètre géographique de la protection de votre marque

Le droit de priorité

Le dépôt d’une marque française à l’INPI ouvre un droit de priorité pour étendre la protection à l’étranger, quelle que soit la procédure choisie : nationale, communautaire et internationale.

Si vous procédez à un dépôt dans un pays membre de la Convention de Paris ou de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), vous avez la possibilité, dans un délai de 6 mois à compter de la date du dépôt à l’INPI, d’étendre votre protection à l’étranger tout en bénéficiant de la date de dépôt à l’INPI. Ainsi, votre dépôt à l’étranger bénéficie de la date du dépôt initial. Les dépôts réalisés par d’autres personnes dans l’intervalle ne pourront vous être opposés. Au-delà de ce délai de priorité, vous pouvez toujours étendre votre marque à l’étranger mais vous perdrez le bénéfice de la date de dépôt initial.

Le dépôt de marques nationales

Pour effectuer des dépôts nationaux à l’étranger, vous n’êtes pas obligés d’avoir fait un premier dépôt en France.

Si vous optez pour des dépôts nationaux, vous devrez faire autant de dépôts que de pays visés et respecter les modalités de dépôt fixées par la législation nationale de chaque pays.

Par exemple, pour une protection dans 10 pays, vous devrez :

• Déposer 10 marques nationales indépendantes ;
• Suivre chacune des 10 procédures d’examen ouvertes devant chacun des 10 offices nationaux en vous conformant aux règles et aux exigences propres à chaque office ;
• Payer les taxes en monnaie nationale ;
• Gérer la vie de votre marque (changement d’adresse, renouvellement, etc.) devant chacun des 10 offices nationaux.

La France étant membre de l’Espace économique européen (EEE), vous pouvez procéder à un dépôt national directement dans les pays membres de l’EEE ou en Suisse, sans avoir forcément recours à un mandataire habilité.

En revanche, pour les pays ne faisant pas partie de l’EEE et de la Suisse, il peut être nécessaire de recourir aux services d’un mandataire habilité comme, par exemple, un conseil en propriété industrielle.

Le dépôt de marques régionales

Le dépôt d’une marque auprès d’un office régional vous procure une protection sur le territoire de chacun des États membres de l’office régional concerné. Ainsi, la demande auprès d’un office régional permet une procédure de dépôt et d’examen centralisé. Il en va de même pour la vie de votre marque (renouvellement, inscription de transfert de propriété, licence, etc.).

Par exemple, vous pouvez obtenir une protection pour l'ensemble du territoire de l'Union européenne par une demande directement auprès de l'Office de l'union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Titre unitaire, la marque de l'Union européenne s'applique automatiquement à tous les pays de l'Union européenne (27 États membres). Elle s'obtient par une procédure de dépôt et d'examen unique et elle est renouvelable tous les 10 ans.

Les offices régionaux sont les suivants :

• L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) ;
• L’Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI) ;
• L’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) ;
• L’Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO).

Le dépôt d’une marque internationale

À partir d’une marque enregistrée ou d’une demande d’enregistrement en France, vous pouvez demander une protection dans un ou plusieurs pays membres de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

L’OMPI permet une procédure administrative d’examen unique pour différents pays (uniformité de langues, monnaie, etc.). Une fois l’enregistrement fait, l’OMPI le transmet aux pays désignés, qui l’examinent suivant leur législation nationale (votre marque pourra alors faire l’objet d’une opposition, ou être refusée totalement ou partiellement).

Toutefois, votre demande ne peut pas s’effectuer directement auprès de l’OMPI : votre dossier international doit obligatoirement transiter par l’INPI.

Un dépôt centralisé

Le système d’enregistrement international des marques, plus communément appelé « système de Madrid », présente l’avantage au propriétaire d’une marque en France de faire un seul dépôt auprès de son office d’origine (ici l’INPI). Ce dépôt est rédigé en une seule langue, le français. Enfin, le propriétaire de la marque paye une redevance en francs suisses auprès de l'OMPI, qui varie selon le nombres de pays désignés, le nombre de P&S et suivant les caractéristiques de la marques (couleur ou noir/blanc), plutôt qu’une redevance dans chaque pays.

Le système de Madrid est un système de protection régi par deux traités internationaux : l’Arrangement de Madrid et le Protocole de Madrid.