1. Le système de brevets du « premier inventeur à déposer »

Depuis 2013, les États-Unis ont adopté le système du « premier inventeur à déposer ». Contrairement au système américain précédent du « premier inventeur », où la priorité était accordée à celui qui inventait en premier, le système d’aujourd’hui accorde la priorité aux inventeurs qui déposent leurs demandes de brevet en premier. Cela s'aligne davantage sur les systèmes utilisés dans de nombreux autres pays. Cependant, le système américain possède encore certaines spécificités, en particulier la période de grâce.

2. Une rédaction adaptée à la pratique américaine

Il existe de multiples règles de pratique liées à la rédaction des demandes de brevet américains. Elles concernent la rédaction de la description de l’invention et des revendications de la demande ainsi que les arguments présentés pendant son examen. Ces règles ont été développées progressivement par la jurisprudence et les directives de l’Office américain (USPTO). Il est essentiel de les maitriser afin d’éviter des pièges, d’accélérer l’examen et d’optimiser la protection des innovations aux États-Unis.
Pour les sociétés non-américaines, il est fortement conseillé de faire appel à des mandataires qui connaissent ces règles et de leur donner les ressources nécessaires pour adapter la rédaction des demandes américaines à la pratique locale comme celle portant sur l’interprétation des revendications, le champ des inventions brevetables, la suffisance de description, la non-évidence et le devoir de franchise.  

3. Le devoir de franchise devant l’Office Américain des brevets (USPTO)

Pendant la procédure d'examen à l'Office américain, les inventeurs, les déposants et leurs mandataires américains et étrangers sont tous soumis à un devoir de franchise envers l’USPTO. Le manque de franchise peut conduire à rendre un brevet inopposable (« unenforceable »).  Cette sanction grave est imposée par un juge fédéral lors de l'exploitation du brevet devant un tribunal.
En pratique, ce devoir de franchise se traduit par un devoir de communiquer à l’examinateur américain toute information essentielle (« material ») à la brevetabilité de l’invention. En particulier, le déposant et ses mandataires doivent faire connaitre tout art antérieur pertinent connu à l’examinateur. Le devoir de franchise peut couvrir également toute information pertinente à la brevetabilité, comme les descriptions ou omissions trompeuses dans le mémoire descriptif et les fausses déclarations soumises pendant l’examen.

4. Le marquage des produits brevetés

Le breveté, qui fabrique et vend l’invention, ou qui fait fabriquer et vendre celle-ci par ses licenciés, ne peut obtenir réparation que s'il a notifié la contrefaçon au présumé contrefacteur. Pour cela, le breveté dispose de deux moyens : 

• marquer les produits brevetés
• s'adresser directement au contrefacteur. 

Si le breveté (ou son licencié) ne marque pas ses produits brevetés, les dommages à espérer d’une action en contrefaçon ne seront calculés qu’à partir de la notification directe au contrefacteur, ce qui peut diminuer considérablement les dommages accordés au breveté.
Le marquage doit inclure la mention « patented » ou « pat. » avec le numéro du brevet. Il existe aussi la possibilité d’un marquage « virtuel », par l’inscription sur le produit d’une adresse de page Internet librement accessible au public, sur laquelle le produit est associé au(x) numéro(s) de brevet(s) le couvrant. Cependant, la mention de « patent pending » n’a pas de valeur juridique dans ce contexte.

5. L'exigence d’usage d’une marque

L'exigence d’usage est le principal obstacle auquel certains déposants de marques non-américains sont confrontés aux États-Unis. Un déposant peut obtenir une protection de marque aux États-Unis sur la base d'une demande de marque provenant d’un autre pays. Cette option ne nécessite pas de preuve d’usage de la marque aux États-Unis au moment du dépôt, bien que le propriétaire de la marque doive affirmer une intention de bonne foi d’utiliser la marque dans le commerce aux États-Unis. Cependant, le propriétaire devra soumettre une déclaration avec des preuves d’usage de la marque entre le cinquième et le sixième anniversaire de la date d’enregistrement aux États-Unis, puis tous les dix ans. Ainsi, la notion d’usage est très importante.

Apposer la mention « enregistré » ou le symbole ® sur un produit n’est disponible que pour le titulaire d’enregistrement fédéral de la marque et pour une utilisation sur les biens/services énumérés dans l'enregistrement. Son utilisation n'est pas obligatoire, mais elle est encouragée. Il y a des avantages à l'utiliser, notamment celui d'informer les tiers des droits du propriétaire sur la marque.