Demander la nullité ou la déchéance d’une marque

La procédure en nullité ou en déchéance permet aux acteurs économiques à compter du 1er avril 2020 de faire valoir leurs droits plus simplement, plus rapidement et à moindre coût, en simplifiant des actions ouvertes auparavant dans le seul cadre d’un contentieux judiciaire. Instruite à l'INPI par une équipe de juristes spécialisés, la procédure permet de rendre disponibles des marques non exploitées pour permettre à d’autres acteurs de les utiliser et de supprimer des marques en cas de défaut de validité ou d’atteinte à l’ordre public.
 

Contre quels droits agir en nullité ou en déchéance devant l’INPI ?

Vous pouvez présenter à titre principal une demande en nullité ou en déchéance à l’encontre :

  • d’une marque française enregistrée ou d’une marque internationale visant la France

Attention, dans certains cas, la nullité ou la déchéance doit être demandée devant le tribunal judiciaire (lorsque la demande est connexe à une autre action, reconventionnelle, lorsque des mesures probatoires, provisoires ou conservatoires sont en cours d'exécution, ou enfin lorsqu’elle porte notamment sur certains droits antérieurs pour lesquels l’INPI n’est pas compétent).

Sur quels fondements agir en nullité ?

Il est possible d’invoquer dans le cadre de la procédure en nullité : 

  • des motifs absolus : non respect des conditions de validité de la marque
  • Le signe ne peut constituer une marque
  • La marque est dépourvue de caractère distinctif
  • La marque est composée exclusivement : d'éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service; d'éléments devenus usuels
  • Le signe est constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par sa nature, sa fonction ou lui donnant sa valeur substantielle
  • La marque est exclue de l'enregistrement : en application de l'article 6ter de la convention de Paris; en application des législations prévoyant la protection des appellations d'origines et des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties
  • La marque est contraire à l'ordre public ou dont l'usage est légalement interdit
  • La marque est de nature à tromper le public
  • La marque consiste en la dénomination d'une variété végétale
  • La marque a été déposée de mauvaise foi
  • La marque de garantie ou collective ne remplit pas certaines conditions spécifiques
  • des motifs relatifs : atteinte à un, ou plusieurs, des droits antérieurs suivants ayant effet en France
  • une marque française ou de l'Union européenne déposée (sous réserve de son enregistrement ultérieur) ou enregistrée, une marque internationale ayant effet en France ou dans l'Union européenne, une marque notoire (c'est-à-dire non déposée mais très connue)
  • une marque jouissant d'une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union européenne, sous certaines conditions
  • une dénomination ou raison sociale si il y a risque de confusion dans l’esprit du public
  • un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public
  • une appellation d’origine, une indication géographique protégeant des produits industriels et artisanaux ainsi qu’une appellation d’origine ou indication géographique protégée en vertu du droit de l’Union européenne
  • le nom d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunal
  • le nom d’une entité publique s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public
     

Sous certaines conditions, une demande en nullité peut être présentée en cas d’atteinte à une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris.

Une demande en nullité peut être fondée sur plusieurs motifs, et sur plusieurs droits, à condition que ces droits appartiennent au même titulaire.

Sur quels fondements agir en déchéance ?

Il est possible d’invoquer dans le cadre de la procédure en nullité :

  • le défaut d’exploitation de la marque attaquée, si celle-ci n’a pas été exploitée pendant 5 ans
  • la dégénérescence de la marque
  • le caractère devenu trompeur de la marque
  • des motifs spécifiques propres aux marques collectives ou de garantie

Qui peut présenter une demande en nullité ou en déchéance ?

Une demande en nullité fondée sur des motifs absolus ou une demande en déchéance peut être présentée par toute personne physique ou morale. Il n’y a pas d’intérêt à agir à démontrer.

Une demande en nullité fondée sur des motifs relatifs doit être présentée par les titulaires de droits antérieurs.

La demande peut être formée et présentée par l’intéressé agissant personnellement, ou s'il le souhaite, par un mandataire, c'est-à-dire une personne chargée de le représenter.

Il peut s'agir d'un conseil en propriété industrielle, d'un avocat ou d'une société contractuellement liée ayant son domicile, son siège ou un établissement dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État membre de l'Espace économique européen.

Il est fortement recommandé de recourir à un mandataire habilité compte tenu de la technicité juridique de la procédure.

En revanche, la désignation d'un mandataire est obligatoire :

  • lorsque le demandeur n'est ni établi, ni domicilié dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen
  • lorsque la demande en nullité ou en déchéance est formée conjointement par une pluralité de demandeurs

Combien coûte une demande en nullité ou en déchéance ?

  • 600 € pour une demande en déchéance ou une demande en nullité fondée sur un seul droit
  • 150 € par droit antérieur supplémentaire

Comment payer ?

•    par prélèvement sur un compte client ouvert auprès de l'Agent comptable de l'INPI

•    par carte bancaire

Le paiement de cette redevance est effectué par voie électronique, un reçu de paiement étant envoyé par courrier électronique au titulaire du compte de l'espace e-procédures de l'INPI.

Quand présenter une demande en nullité ou en déchéance ?

Il n’y a aucun délai pour présenter une demande en nullité ou en déchéance. La demande n’est soumise à aucun délai de prescription.

Toutefois, le titulaire d'un droit antérieur qui a toléré l'usage qui a été fait de bonne foi de la marque postérieure pendant 5 années consécutives ne peut plus en demander la nullité.

Il n’est pas davantage possible de présenter une demande en déchéance contre une marque enregistrée depuis moins de 5 ans.

Comment présenter une demande en nullité ou en déchéance en ligne ?

Toute demande en nullité ou en déchéance s'effectue exclusivement par voie électronique. Pour cela, vous devez créer un compte sur l'espace e-procédures de l'INPI, accessible sur www.inpi.fr. Vous pouvez effectuer et consulter votre demande en nullité ou en déchéance sur votre espace personnel.

De même, l’ensemble des échanges adressés à l'INPI dans le cadre d'une procédure en nullité et déchéance se font uniquement en ligne.

Remarque : Un compte correspond à une personne précisément identifiée. Le titulaire de ce compte signe et paie la demande en nullité ou en déchéance.

Les documents à joindre avec la demande en nullité ou en déchéance

Lors des étapes de la procédure en ligne, vous devrez notamment :

  • identifier le demandeur
  • fournir, lorsqu’il s’agit d’une demande en nullité fondée sur un ou plusieurs droits antérieurs, les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée des droits antérieurs invoqués
  •  indiquer les références de la marque contestée, et les produits ou services visés par la demande
  • fournir l'exposé des moyens sur lesquels repose la demande en nullité ou en déchéance (à l’exception de la procédure en déchéance pour défaut d’exploitation de la marque attaquée)
  •  payer la redevance prescrite
  • fournir, si besoin, le pouvoir du mandataire

Comment se déroule la procédure ?

La procédure en nullité ou en déchéance se déroule en deux temps :

  • une phase d'instruction écrite pendant laquelle les parties échangent leurs arguments de façon contradictoire. Cette phase prend fin dès que l’une des parties cesse de répondre (sauf dans le cadre d’une procédure en déchéance pour défaut d’exploitation de la marque attaquée).
  • à l’issue de cette phase d’instruction, l’INPI rend une décision dans un délai de trois mois. Cette décision est susceptible de recours devant la Cour d’appel compétente.

La procédure est contradictoire, c'est-à-dire que toute observation ou pièce transmise à l'INPI par l'une des deux parties est obligatoirement communiquée à l'autre.

A l’occasion de leurs observations écrites, les parties peuvent demander à présenter des observations orales. Les parties sont alors convoquées par l’INPI. La date de la commission orale marque la fin de la phase d’instruction.

La durée de la procédure varie en fonction du nombre d’échanges entre les parties pendant la phase d’instruction, soit au total entre 6 mois à 1 an.

La procédure se déroule dans des délais courts et non extensibles. Cependant, ces délais peuvent être suspendus sous certaines conditions, notamment :

  • à la demande des parties afin de négocier un accord de coexistence (suspension de 4 mois renouvelable 2 fois)
  • à l’initiative de l’INPI, notamment dans l’attente d’informations et d’éléments susceptibles d’avoir une incidence sur l’issue du litige ou la situation des parties
  • dans l’attente de l’enregistrement d’un droit antérieur
  • lorsque l’une des marques antérieures fondant la demande en nullité fait l'objet d'une demande en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété
  • en cas d’action à l’encontre de la dénomination sociale, du nom de domaine, du nom commercial ou de l’enseigne fondant, en tout ou partie, la demande en nullité

Une partie peut-elle être dans l’obligation de supporter les frais exposés par l’autre partie ?

Sur demande de la partie gagnante (demandeur qui a obtenu gain de cause pour l’ensemble des produits et services visés par sa demande / le défendeur qui a obtenu le rejet de la demande en nullité ou en déchéance ou l’irrecevabilité soulevée de son fait), le Directeur de l’INPI met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie. 

Quels sont les effets de la décision ?

La décision a les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire (qui permet de recourir à une exécution forcée).

La nullité de la marque prend effet à la date de son dépôt. Elle a ainsi un effet rétroactif et absolu.

La déchéance prend effet à la date de la demande ou à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance.

Après la décision de l’INPI…

La décision est inscrite au Registre national des marques et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI).

Comme toutes les décisions de l'INPI, il est possible de former un recours devant une cour d'appel. Toutes les informations concernant la présentation du recours, les délais et les cours d'appel compétentes figurent en annexe de la décision qui vous est envoyée par l'INPI.