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Comment étendre la protection de sa marque à l'Europe ?

14 / 09 / 2021
La marque de l’Union Européenne (MUE) fête ses 25 ans cette année, l’European Union Intellectual Property Office (EUIPO) ayant reçu sa première demande le 1er avril 1996. Frédéric Auclair, chargé d’affaires INPI, revient sur ce titre de propriété industrielle européen et les erreurs à éviter pour protéger sa marque.
 

Depuis sa création, le nombre de demandes de dépôt de la MUE ne cesse d'augmenter :

  • 46 700 demandes de dépôt en 1996 couvrant 15 pays en UE
  • 177 154 demandes de dépôt en 2020
  • Plus de 2 millions de demandes déposées depuis 1996
     

L’augmentation des dépôts est différemment répartie au sein de l’Union Européenne :

  • 8 197 demandes de déposants français en 2020 (un peu plus de 8 % du total des dépôts d’origine européenne)
  • 24 963 demandes de dépôts allemands
  • 14 008 demandes de dépôts italiens
  • 11 330 demandes de dépôts britanniques
  • 10 324 demandes de dépôts espagnols
     

Toujours à titre de comparaison, sur cette même période les dépôts d’origine chinoise et américaine représentent respectivement 28 886 et 17 450 demandes.

Dans quels cas de figure et comment étendre la protection de votre marque à l’Europe ?

Frédéric Auclair : Le principal cas d’usage concerne généralement les opérateurs économiques visant un marché supranational composé d’au moins trois états européens à court ou moyen terme.
Si vous envisagez uniquement un développement économique dans un ou deux pays européens, il est préférable d’avoir recours à une protection individuelle dans les états en question. En effet, si le nombre de pays est limité, la MUE peut présenter plus d’inconvénients (validité requise dans l’ensemble des pays membres + exploitation nécessaire sur un territoire qui peut être étendu) que l’avantage conféré par la portée de sa protection.

Le dépôt se fait essentiellement en ligne sur le site de l’EUIPO. Les demandes peuvent être déposées dans n’importe quelle langue officielle de l’UE (première langue). Si la langue sélectionnée comme première langue par le demandeur est l’une des cinq langues de l’Office (allemand, anglais, espagnol, français et italien), elle est utilisée comme langue de correspondance. Une deuxième langue doit être indiquée parmi les cinq langues de l’Office (elle sert de langue potentielle pour les éventuelles procédures d’opposition et les procédures d’annulation ou de nullité).

Les taxes à acquitter lors du dépôt : 1ère classe 850 € / 2è classe 50 € / 3è classe et suivantes 150 € donnent droit à une protection pendant 10 ans (les montants et la durée de protection sont les mêmes en cas de renouvellement). La  voie postale est encore possible mais la taxe de base est plus chère (150 € de plus).
A noter : le dépôt par télécopie n’est plus possible depuis 2018 sauf en cas de dysfonctionnement des autres modalités de dépôts.

Le régime juridique actuel de la MUE hérité du règlement (UE) 2017/1001 se rapproche de celui de l’INPI puisque les deux systèmes partagent une source d’inspiration commune à savoir la directive « marques » (UE) 2015/2436. Ce rapprochement étant d’autant plus marqué depuis la transposition dans la législation Française de cette directive dite « paquet marque » avec la Loi Pacte.

Quelques particularités procédurales propres au système européen peuvent être mises avant :

  • procédure d’enregistrement accélérée (FastTrack) depuis 2014, représentant la moitié des dépôts actuels (examen et publication plus rapide mais impose de choisir ses produits et services dans une base de données de termes déjà acceptés par l’EUIPO et les offices des pays membres de l’UE)
  • procédure d’opposition : 320 € quel que soit le nombre de fondements. C’est une procédure particulièrement souple (existence d’une période dite de « cooling off » préalable à la phase contradictoire facilitant la recherche d’un règlement amiable) et qui peut être formée dans un délai de 3 mois (contre 2 en France)
  • double degré de juridiction interne (coût modéré / rapidité / prévisibilité) avec un appel des décisions rendues en matière de délivrance et d’opposition devant la Chambre des Recours de l’EUIPO
  • totalité des décisions de refus disponibles en ligne. Le futur déposant peut, ainsi, avoir une meilleure visibilité de ce qui peut être accepté ou non par l’EUIPO

Existe-t-il des aides financières pour les sociétés françaises ?

F.A : Actuellement, il existe un Fonds « Ideas Powered for business » pour les PME : une initiative de la Commission européenne mise en œuvre par l’EUIPO afin d’aider les entreprises à développer leur stratégie en matière de propriété intellectuelle (PI) et à protéger leurs droits de PI, aux niveaux national, régional ou de l’UE.

Il permet notamment de bénéficier d’un remboursement de 50 % du montant des taxes de bases pour le dépôt d’une marque nationale, régionale (marque Benelux) ou de l’UE. La demande doit être faite en ligne lors d’une période de présentation (la prochaine se déroulera du 1er au 30 septembre 2021). Une fois la réponse favorable obtenue, l’entreprise peut procéder au dépôt de son choix puis lorsque les frais de dépôts ont été acquittés présenter sa demande de remboursement (en cliquant sur le lien fourni dans la décision relative à la subvention). Chaque PME peut être remboursée jusqu’à un maximum de 1 500 €.

Comment étendre sa protection au Royaume-Uni ?

F.A : Depuis le 1er janvier 2021, les nouveaux dépôts de marque de l’Union Européenne ne sont plus protégés au Royaume-Uni. Les titulaires de marque souhaitant être protégés dans cette zone doivent déposer directement auprès de l’UKIPO (l’Office britannique des titres de propriété industrielle), directement ou par le biais du système « international » des marques géré par l’OMPI en désignant le Royaume-Uni.

Les marques de l’UE déjà enregistrées sont converties en droit national équivalent. Cette conversion est accordée sans aucune formalité spécifique, ni nouvel examen de fond ou de forme, ni frais additionnel.

Quelles sont les erreurs à éviter ou les recommandations pour étendre sa protection en Europe ?

F.A : Tout d’abord, il faut faire attention à la disponibilité du signe. Si la MUE déploie ses effets sur l’ensemble des territoires des états membres, en contrepartie, il est nécessaire que les conditions de validité soient également satisfaites dans chacun de ceux-ci. Il suffit qu'un motif de refus s'applique dans une partie de l’Union (le cas échéant dans un seul État membre) pour que la demande soit refusée ou l'enregistrement annulé. Ainsi l’existence d’une antériorité dans un seul état membre peut justifier le refus d’enregistrement de la MUE. Pour pallier à cette difficulté, une procédure de transformation permettant de convertir la demande de MUE en demandes nationales tout en conservant la date de la demande européenne existe.

Pour rappel, le travail de recherche de disponibilité incombe au déposant, la plupart des offices dans le monde et notamment l’INPI ou l’EUIPO n’effectuent ce type d’examen dans le cadre de la procédure d’enregistrement. Les bases de données des marques déposées étant dans la plupart des cas en accès libres et gratuits, cet exercice peut être réalisé par le futur déposant ou confié à des professionnels du droit (avocat ou conseils en propriété industriel).

Attention aussi lors de l’examen des caractères distinctifs et arbitraires du signe : certains types de marques sont particulièrement difficiles à enregistrer auprès de l’EUIPO c’est le cas des slogans, des marques complexes composées d’une partie verbale descriptive et d’une partie figurative « légère »  et des marques constituées par la forme du produit.

Depuis l’entrée en vigueur de la directive n°(UE) 2015/2436, l’exigence d’exploitation de la marque s’est aussi trouvée sensiblement renforcée, impératif qui compte tenu de l’étendue géographique de la protection de la MUE peut mettre en difficulté le déposant opérant dans un faible nombre de pays européens. L’examen de la jurisprudence européenne rendue sur la question du caractère « sérieux » de l’usage de la De la marque de l’Union Européenne permettant d’échapper au grief de déchéance pour défaut d’exploitation montre que celle-ci s’est quelque peu affranchie de la notion de frontières, d’états pour se focaliser sur une approche par marché. Ainsi un usage géographiquement limité peut être justifié par l’existence d’un marché de niche ou, à l’inverse, d’un marché fortement concurrentiel difficile à pénétrer. Des preuves d’exploitation pour un seul ou seulement deux états membres pourraient donc être pertinentes pour autant que la portée économique de l’usage (constance dans le temps / volume des ventes ou CA généré) soit avérée (CJUE, 19 déc. 2012, aff. C-149/11, Leno Merken).

Dans tous les cas, il convient de conserver des preuves de l’usage de la marque le plus régulièrement possible.

Si la MUE permet facilement au déposant français de se protéger en Europe, il ne faut pas oublier qu’existent également d’autres alternatives régionales permettant de se protéger aussi bien sur le continent Européen (marque Benelux délivrée par le BOIP8 / marque de l’Union Economique Eurasiatique théoriquement en vigueur le 1er septembre prochain (Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizstan et Russie) qu’Africain (marques délivrées par l’OAPI (regroupant 17 pays francophones) ou l‘ARIPO (19 pays anglophones) ainsi qu’un système international des marques géré par l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) qui permet au moyen d’une demande unique et en payant une seule série de taxe de demander une protection dans un maximum de 124 pays.